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*実体審査への対応

*実体審査への対応

 方式審査をクリアし、その後、出願審査請求がなされた出願は、審査官によって特許になるかどうかの実質的な審査が行われます。これを「実体審査」といいます。

 国家独占権を付与してよいかどうかを判断するところですので、結構厳しく審査されます。

 ほかの土地登記などと違い、条件さえ満たせば許可するとは言い切れないほど難しい問題がたくさん生じます。

 実体審査においては、特許庁の審査官が、出願された発明が「特許を受けることができる発明」の条件を満たしているか否か、すなわち、拒絶理由(特許法第49条に列挙されています)がないかどうか調べます。審査官は、拒絶理由を発見しなかった場合には、審査段階での最終決定である特許査定を行います。
 一方、審査官が拒絶理由を発見した場合、すなわち特許査定できないと判断した場合は、そのまま最終決定である拒絶査定をするわけではなく、まず拒絶理由通知書を送り、特許査定できないことを出願人に知らせ、これに対する出願人の意見を聞きます。

 つまり、出願人に対して、例えば、拒絶理由通知書で進歩性が無いと指摘された場合は、そこに示された従来技術と自分の発明との違いを主張する意見書で反論し、あるいは、特許請求の範囲や明細書等を補正する手続補正書を提出して、反論します。

 この反論のところで、弁理士事務所の力の差が出やすいところです。

 意見書や手続補正書をみても、拒絶理由が解消されておらず、やはり特許査定できないと審査官が判断したときに、初めて拒絶査定されます。
 拒絶査定を受けた者が、これに不服があるときは、審判によってその是非を争うことができます。争わないときは拒絶査定が確定します。

 上述した拒絶理由通知(特許法第50条)とは:
 実体審査の段階で審査官が審査をした結果、前述した拒絶理由に該当すると判断した場合は、即座に拒絶査定をするのではなく、あらかじめその旨を出願人に通知することとしています。これを拒絶理由通知といいます。
 通知される拒絶理由の大半は、先行技術が記載されている文献が引用例として提示され、発明として新しくない、あるいは容易に考えられる発明であるとする「新規性進歩性の欠如」に関するものや、明細書等の「記載不備」に関するものです。
 拒絶理由が通知されると、指定期間内(国内居住者60日、在外者3月)に意見を述べる機会が与えられますから、必要な場合には意見書や手続補正書を提出して対処します。この対処を怠るとほとんどの場合、拒絶査定がなされてしまいますから注意が必要です。

③ 意見書の提出
 意見書とは、出願人の意見を述べ、審査官の拒絶理由に対して反論するための書類をいいます。
 例えば、通知された拒絶理由が新規性・進歩性の欠如を理由としている場合は、主としてその特許出願の前に公開された特許公報類が引用されていますから、これら刊行物を取り寄せて、自分の発明との違いなどを検討します。

 そして、もし両者が異なっていると考える場合には、新規性がありますが、どのような点で異なっているのかについて論理的かつ具体的に述べます。この新規性があることの反論は比較的容易です。

 しかし、進歩性が無いとの指摘に対しては反論はむつかしくなります。例えば、従来技術の組合せであると指摘された場合には、その組合せを着想することが当業者にとって必然性がなく簡単には思いつかないこと、自分の発明によって今までにない優れた作用効果が得られたことなどを反論として主張します。ここはここの弁理士の能力が試される場面です。

 なお、特許請求の範囲などの明細書等を補正した場合には、出願当初の明細書等のどの記載を根拠に補正したのか補正の根拠を意見書で明らかにするとともに、補正後の特許請求の範囲の発明に基づいて意見を述べます。
手続の補正(特許法第17条の2)
 拒絶理由の通知を受けた場合に、その拒絶理由を解消するために、明細書等を補正する必要が生じる場合があります。例えば、特許請求の範囲が広すぎる場合には、拒絶理由に引用された文献に記載されている発明を特許請求の範囲から削除したり、あるいは補正によって引用発明との差異を明らかにしたりします。

 また、明細書等の記載に誤記など不備があると指摘されたら、その不備が解消されるように補正をします(Ⅱ様式編1.特許(9)手続補正書 参照)。
 補正は、出願当初の明細書等に記載された事項の範囲内においてしなければなりませんので(いわゆる、新規事項の追加は認められません)、補正の際には出願当初の明細書等に記載された範囲から逸脱しないように補正を行います。

 一方、最初の拒絶理由を回避するための補正をしても、補正後にさらに拒絶の理由があれば、再度拒絶理由が通知されます。そして、その拒絶理由通知が、補正によって変更された内容について改めて審査を行った結果通知されるものである場合、それを「最後の拒絶理由通知」といいます。最後の拒絶理由通知が発せられると、特許請求の範囲の補正は、すでに行われた
 審査の結果を有効に活用できる範囲に収めなければならないという制限が加わります。
 なお、補正によっても先に示した拒絶理由が解消していないときには、拒絶理由通知が「最初」のものであるか「最後」のものであるかにかかわらず、拒絶査定がなされます。

 

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